Recent CTM case law of the European Court of Justice (ECJ)

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Das Recht der Gleichnamigen
6. Juli 2014
Michael Goldmann
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Gleichnamigenfälle vor 1896 als Anlass zur Gesetzgebung
•
Natürliches Recht zur Führung des eigenen Familiennamens
•
Pflicht zur Nutzung des eigenen bürgerlichen Namens bei der Firmenbildung
von Einzelkaufleuten, OHG und KG (Art. 16, 17 ADHGB = §§ 18, 19 HGB
a.F.)
•
Gesetzlicher Schutz älterer Firmen grds. nur gegen dieselbe jüngere Firma am
selben Ort (Art. 20 ADHGB = § 30 HGB)
•
Resultat: Ausbeutung zufälliger Gleichnamigkeit durch Geschäftemacher
mittels Strohmanngründung einer Gesellschaft = legal!
 Z.B. Fall "Knorr"
Um der bekannten Konservenfabrik C.H. Knorr Konkurrenz zu machen, und durch
Verwechslungen an deren Ruf zu schmarotzen, gründete ein Erbswurstfabrikant
mit einem Tagelöhner namens Knorr eine Gesellschaft "Knorr & Co." Der
Namensträger Knorr hatte "von einem kaufmännischen Geschäft nicht eine blasse
Ahnung", war nur zweimal im Geschäft anwesend und schied bald aus der
Gesellschaft aus (zit. bei Stegemann, 1894, Band I, S. 99).
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Lösung des Gesetzgebers: § 8 UWG 1896
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Verzicht auf das Vorsatzerfordernis im UWG 1909
•
Bei übereinstimmendem Familiennamen in gleicher o. naher Branche i.d.R.
Verwechslungsgefahr!
•
Meinungsstreit: Was ist mit dem Recht zur redlichen Führung des eigenen
Familiennamens?
 Dieses Recht gibt es nicht mehr (Rosenthal).
 Dieses Recht gibt es nur als Kehrseite der Pflicht zur Namensführung in §§ 18, 19
HGB a.F. und zwingt zu einer gewissen Abrenzung (RG bis ca. 1936).
 Dieses Recht gibt ganz allgemein, es unterliegt aber einer Interessenabwägung und
zwingt im Ergebnis zu einer gewissen Abrenzung (Breit und RG ab ca. 1940).
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Resultat: Durch Interessenabwägung konturiertes Recht zur redlichen
Führung des eigenen Familiennamens als ungeschriebene Schranke zu § 16
UWG 1909
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Kodifizierung der Schranke in § 23 Nr. 1 MarkenG in
Umsetzung d. Art. 6 Abs. 1 lit. a MarkenRL (alt)
§ 23 MarkenG - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben,
Ersatzteilgeschäft
Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr
= aktuell rechtmäßig
1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,
geführter Familienname
(Begr. RegE, BT-Drucks.
12/6581, S. 80)
Problem: freigewählter
"Handelsname" (Art. 8
PVÜ) lt. EuGH "AnheuserBusch" Tz. 78  Art. 14 I a
MarkenRL (neu)
sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
= "anständige
Gepflogenheiten" 
Interessenabwägung und
Abgrenzung –
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"Schranken-Schranke"
Interessenabwägung und Abgrenzung
•
Z.B. BGH GRUR 2013, 638, 641 Tz. 39 – Völkl
„Zur Beurteilung der Fälle von Gleichnamigkeit, in denen eine geschützte
Bezeichnung mit einer aus einem bürgerlichen Namen gebildeten Bezeichnung
zusammentrifft, hat der BGH Grundsätze entwickelt, die im Rahmen des § 23 Nr. 1
MarkenG unverändert anwendbar sind.
Danach muss der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts die
Verwechslungsgefahr hinnehmen, die der Träger des prioritätsjüngeren
Namensrechts dadurch hervorruft, dass er seinen Namen im Geschäftsverkehr
führt,
– wenn der Träger des prioritätsjüngeren Namensrechts ein schutzwürdiges
Interesse an der Benutzung hat,
– redlich handelt
– und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschließen oder auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern.“
.
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Schutzwürdiges Interesse und Redlichkeit
•
Ein schutzwürdiges Eigeninteresse und Redlichkeit sind ist grundsätzlich zu
bejahen, wenn der Namensträger
– in Ausübung seines Rechts zur wirtschaftlichen Betätigung (Art. 12 GG)
– allein oder in Gesellschaft
– eine selbständige Tätigkeit aufnimmt.
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Fehlende Redlichkeit
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Strohmanngründungen
 BGH GRUR 1952, 511, 512 – Urköl’sch
 OLG Hamburg MuW XXIX, 350 f. – Gehrckens
 OLG Bremen MuW XXX, 203 – Upmann
 OLG Frankfurt WRP 1992, 718, 720 – Ferrari
– In dem vom OLG Frankfurt entschiedenen Fall "Ferrari" war der Strohmann
Enrico Ferrari ursprünglich Gastwirt gewesen, bevor er sich mit einem nicht
stimmberechtigten Geschäftsanteil von 1% des Stammkapitals an der beklagten
Kosmetikgesellschaft beteiligte und noch am Gründungstag seinen Anteil an
einen anderen Gesellschafter abtrat.
•
Evtl. zielgerichtete Namensänderung
 Vgl. LG Hamburg, Urt. v. 18. Februar 2014, Az. 312 O 573/12 – Deutschländer (zu
Art. 12 Abs. 1 lit. a GMV).
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Unterscheidende Zusätze
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Regelmäßig Interessenüberhang beim Prioritätsälteren
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Pflicht des Prioritätsjüngeren zur Abgrenzung durch unterscheidende Zusätze
 Die Hinzufügung eines Vornamens reicht in aller Regel nicht aus (BGH GRUR
1991, 475, 477 – Caren Pfleger), anders u.U. bei sehr häufigen Familiennamen
(Ströbele/Hacker, § 23 MarkenG Rn. 36) und/oder bei sehr ungebräuchlichen und
auffälligen Vornamen (LG Bochum, Urt. v. 31. August 2013, Az. I-12 O 190/14).
 Ein Bildzeichen als Zusatz ist nicht ausreichend.
(BGH GRUR 1955, 42, 44 – rote Blume)
 Ebenfalls nicht ausreichend: Initialen (LG Hamburg, Beschl. v. 9. Oktober 2006,
Az. 327 O 683/06 – O. Hagenbecks Haustierfutter), Rechtsformzusätze (BGH
GRUR 1966, 623, 625 – Kupferberg), Branchenbeschreibungen (BGH GRUR
1998, 391, 394 – Dr. St. ... Nachf.), meist auch Ortsangaben (RG MuW XXIV, 13
– Oldenkott; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 342, 343 – powered by P & C),
außer bei Verkehrsgeltung (z.B. "Aldi Süd ", "Aldi Nord").
 Ausreichend z.B. Zusatz "Innovation", wenn der Prioritätsältere seinerseits den
Zusatz »Original« nutzt (OLG Zweibrücken GRUR-RR 2002, 137, 138 – H. I.
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Innovation).
Aufklärende Hinweise
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Statt unterscheidende Zusätze als milderes Mittel ggf. aufklärende Hinweise
(BGH GRUR 2002, 706, 708 - vossius.de; BGH GRUR 2013, 397, 399 Tz. 26 –
Peek & Cloppenburg III)
 Bei "spill over" von Werbung in den räumlichen Tätigkeitsbereich des anderen
Namensträgers verlangt die Rechtsprechung nur aufklärende Hinweise, die deutlich
machen, welchem Unternehmen die Werbung zuzuordnen ist.
(BGH GRUR 2013, 397, 399 Tz. 26 – Peek & Cloppenburg III)
 Der Hinweis muß leicht erkennbar, deutlich lesbar, inhaltlich zutreffend, ohne
weiteres erfaßbar und geeignet sein, einer unrichtigen Zuordnung der Werbung zum
jeweils anderen Unternehmen zu begegnen:
"Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek&Cloppenburg mit ihren
Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dies ist die Website der
Peek&Cloppenburg KG in Hamburg. "
 Ist aufgrund der Eigenart einer Werbung (z.B. begrenzte Zeichenzahl bei einer
Google-AdWord-Anzeige) die Schaltung eines ausreichend deutlichen
Aufklärungstextes nicht möglich, muss von dieser speziellen Art der Werbung
Abstand genommen werden; kein Anspruch auf die Verwendung bestimmter
Werbeformen (LG Hamburg, Urt. v. 2. Juli 2015, Az. 327 O 18/14).
Recht auf die Namensmarke?
 Wer ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen hat, darf es auch nach Art einer
Marke nutzen (BGH GRUR 1983, 764, 766 – Haller II).
 Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können es allerdings i.d.R. nicht
rechtfertigen, dass der Name als Marke zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen verwendet oder gar als Marke eingetragen wird (RG MuW XXIV,
13 – Oldenkott; BGH GRUR 2011, 835, 837 Tz. 20 – Gartencenter Pötschke).
 Ausnahme: Wenn aufgrund schöpferischer Leistungen eine so enge Beziehung
zwischen Produkt und Namen besteht, dass der Verkehr das Produkt ohnehin mit
dem Namensträger identifiziert und es unzumutbar wäre, auf Benutzung des
Namens als Marke zu verzichten (strenger Maßstab mit Blick auf Nr. 2 u. 3!).
– Wohl (+): Künstler, bekannte Modedesignerin (vgl. BGH GRUR 1991, 475,
478 – Caren Pfleger)
– (-): Gartencenter (BGH GRUR 2011, 835, 837 Tz. 22 ff. – Gartencenter
Pötschke); Konfektionshaus (BGH GRUR 2011, 623, 627 Tz. 46 – Peek &
Cloppenburg II); Ingenieurbüro (OLG Nürnberg, Urt. v. 17. März 2015, Az. 3
U 603/14 – Gauff).
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Gleichgewichtslagen
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Entsprechende Anwendung der Gleichnamigengrundsätze auf sog.
"Gleichgewichtslagen"
 Koexistenzsituationen, die dadurch entstanden sind, daß die Rechte an
verwechslungsfähigen Unternehmenskennzeichen jahrelang unbeanstandet
nebeneinander bestanden haben (BGH GRUR 2010, 738, 741 f. Tz. 19 – Peek &
Cloppenburg I; BGH GRUR 2011, 835, 836 Tz. 15 – Gartencenter Pötschke);
 Entstehung z.B.:
– schlichte Untätigkeit des Prioritätsälteren (BGH GRUR 2011, 835 –
Gartencenter Pötschke)
– Verwirkung (RG MuW XXX, 183, 184 – Nordsee I)
– Erstreckung von DDR-Rechten (BGH GRUR 1995, 754, 759 – Altenburger
Spielkartenfabrik)
– Abgrenzungsvereinbarungen (BGH GRUR 2010, 738, 742 Tz. 20 – Peek &
Cloppenburg I)
– Aufteilung eines Unternehmens (BGH GRUR 1987, 182 – Stoll)
– Ausscheiden eines oder beider Unternehmen aus einem Konzernverbund
(OLG Düsseldorf GRUR-RR 2008, 80, 81 – Mannesmann).
Ende
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